발명을 먼저 공개했더라도 국내에서는 공개일부터 12개월 이내에 출원하고 공지예외주장 절차를 제대로 밟으면 특허를 받을 수 있습니다. 다만 이 제도는 자기 공개로 신규성을 잃지 않게 해 줄 뿐이며 출원일을 앞당겨 주지는 않습니다. 해외 출원을 계획하고 있다면 국가마다 인정 범위가 크게 다르므로 공개 전에 출원하는 것이 가장 안전합니다.
공개한 뒤 12개월 안이라면 어떤 조건에서 특허를 받을 수 있습니까?
특허는 출원 시점에 세상에 알려지지 않은 발명, 즉 신규성이 있는 발명에만 주어지는 것이 원칙입니다. 따라서 발명자가 학회 발표, 논문 게재, 크라우드펀딩 페이지, 전시회 출품, 시제품 판매 등으로 발명을 먼저 알렸다면 원칙적으로는 그 공개 자료 때문에 신규성이 부정됩니다.
특허청은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 공개한 경우, 그 공개일부터 12개월 이내에 출원하면 해당 공개로 신규성이나 진보성이 부정되지 않도록 하는 공지예외주장 제도를 운영하고 있습니다. 이 기간은 공개일로부터 실제 출원일까지를 기준으로 계산하므로, 공개한 날짜를 증빙 자료로 정확히 특정해 두어야 합니다.
실무에서는 다음 세 가지 조건을 동시에 충족하는지부터 확인합니다.
- 공개 주체: 발명자 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 공개했거나, 권리자의 의사에 반해 공개되었을 것
- 기간: 최초 공개일부터 12개월 안에 출원할 것
- 절차: 공지예외주장 취지를 밝히고 공개 사실을 증명하는 서류를 정해진 기간 안에 제출할 것
어떤 공개가 대상이 되고, 어떤 공개는 구제받지 못합니까?
권리자가 스스로 한 공개라면 공개 형태는 크게 제한되지 않습니다. 논문, 학위논문 심사 발표, 온라인 게시물, 제품 판매, 시연 영상, 투자 설명 자료 배포 등이 모두 대상이 될 수 있습니다. 다만 국내외에서 법률이나 조약에 따라 출원공개되거나 등록공고된 특허 공보는 공지예외주장의 대상에서 제외된다는 점을 특허청 안내 자료에서 명시하고 있습니다.
가장 흔한 오해는 이 제도를 일종의 우선권으로 여기는 것입니다. 공지예외주장은 권리자 자신의 공개만 예외로 취급하므로, 그 사이에 제3자가 같은 발명을 독자적으로 공개하거나 먼저 출원하면 보호받지 못할 수 있습니다. 공개 후 출원까지 시간을 끌수록 경쟁사가 공개 내용을 보고 개량 발명을 먼저 출원할 위험도 커집니다.
또한 공개된 내용과 출원한 발명의 범위가 정확히 일치하지 않는 경우가 많습니다. 공개 자료에는 없던 개량 사항을 출원서에 추가했다면, 그 개량 부분의 진보성은 공개 자료를 포함한 선행기술 전체를 기준으로 판단된다는 점을 염두에 두어야 합니다.
공지예외주장은 언제, 어떤 서류로 해야 합니까?
특허청 안내에 따르면 출원서에 공지예외주장 취지를 기재하고, 이를 증명할 수 있는 서류는 출원일부터 30일 이내에 제출해야 합니다. 출원 당시 주장을 빠뜨린 경우에도 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간, 또는 특허결정이나 특허거절결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(설정등록 전까지)에 공지예외주장 취지를 적은 서류와 증명서류를 제출해 보완할 수 있습니다. 다만 보완에는 별도의 수수료 요건이 있으므로 처음부터 출원서에 기재하는 것이 원칙입니다.
| 단계 | 확인할 사항 | 준비 자료 예시 |
|---|---|---|
| 1. 공개 이력 정리 | 최초 공개일, 공개 매체, 공개 범위 | 논문 게재일 증빙, 게시물 캡처, 판매 기록 |
| 2. 기간 계산 | 최초 공개일부터 12개월 이내인지 | 공개일과 출원 예정일을 기재한 일정표 |
| 3. 출원서 기재 | 공지예외주장 취지 표시 여부 | 출원서 해당 항목 |
| 4. 증명서류 제출 | 출원일부터 30일 이내 제출 여부 | 공개 사실 증명서, 공개 자료 사본 |
| 5. 해외 출원 검토 | 대상 국가의 유예 인정 여부 | 국가별 요건 비교표 |
같은 발명을 여러 차례 공개했다면 가장 이른 공개일이 기간 계산의 출발점이 됩니다. 공개 이력을 일부만 기재하면 누락된 공개가 선행기술로 인용될 수 있으므로, 발표·게시·판매 기록을 빠짐없이 목록으로 만들어 두는 것이 안전합니다.
해외 출원을 계획한다면 무엇을 먼저 확인해야 합니까?
국내에서 공지예외를 인정받더라도 해외에서도 똑같이 인정되는 것은 아닙니다. 국가마다 유예기간의 길이와 인정 사유가 다르기 때문에, 해외 시장 진출 가능성이 있다면 공개 전 출원이 사실상 필수입니다.
유럽특허청이 운영하는 유럽특허협약 체계는 출원 전에 공개된 기술을 원칙적으로 선행기술로 보며, 출원인에 대한 명백한 남용이나 공식 인정된 국제박람회 출품 등 매우 제한된 경우에만 6개월의 예외를 둡니다. 따라서 발명자가 논문으로 먼저 공개한 발명은 유럽에서 신규성을 잃을 가능성이 높습니다.
미국 특허상표청은 유효 출원일 전 1년 이내에 이루어진 일정한 공개는 선행기술로 사용하지 않는 유예 규정을 두고 있습니다. 일본도 1년의 유예기간을 두고 있지만, 국가에 따라 유예기간이 더 짧거나 인정 사유가 한정적인 경우도 있으므로 대상 국가별로 요건을 개별 확인해야 합니다.
세계지적재산기구가 관리하는 특허협력조약(PCT) 국제출원을 활용하면 하나의 출원으로 다수 국가에서 동시에 특허 보호를 구할 수 있습니다. 이와 별도로 파리협약 우선권 제도를 활용하면 기초 출원을 바탕으로 여러 국가에 출원할 수 있습니다. 다만 우선권은 기초 출원일을 기준으로 하므로, 기초 출원 이전에 이미 공개된 내용은 각 국가의 유예 규정에 따라 별도로 판단된다는 점에 유의해야 합니다.
공개 전에 할 수 있는 가장 안전한 대비책은 무엇입니까?
공지예외주장은 사후 구제 수단일 뿐이므로, 공개 일정이 정해졌다면 그 전에 출원을 마치는 것이 가장 확실한 방법입니다. 실무에서 활용하는 대비책은 다음과 같습니다.
- 공개 일정 역산: 학회 발표일, 제품 출시일, 펀딩 오픈일을 기준으로 출원 마감일을 먼저 정합니다.
- 임시명세서 활용: 청구범위를 완성하지 못했더라도 발명 내용을 담은 명세서로 먼저 출원해 출원일을 확보하고, 이후 보완하는 방식을 검토합니다.
- 비밀유지계약 체결: 투자자, 협력사, 외부 시험기관에 발명을 설명해야 한다면 비밀유지계약을 먼저 체결해 공개로 취급되지 않도록 합니다.
- 공개 범위 조절: 출원 전 불가피하게 발표해야 한다면 핵심 구성과 구체적 수치를 제외한 범위로 공개합니다.
- 증빙 보관: 이미 공개했다면 날짜가 표시된 원본 자료를 즉시 확보하고 출원 대리인에게 공유합니다.
스타트업이나 연구실에서는 연구 성과 발표와 사업화 일정이 겹치는 경우가 많습니다. 연구 일정표에 특허 출원 검토 단계를 고정 항목으로 넣어 두면 공개 후에야 출원을 서두르는 상황을 상당 부분 줄일 수 있습니다.
자주 묻는 질문
공개한 지 12개월이 지났다면 더 이상 방법이 없습니까?
국내 기준으로는 최초 공개일부터 12개월이 지나면 그 공개 내용 자체에 대해서는 공지예외를 인정받기 어렵습니다. 다만 공개 이후 새로 개발한 개량 기술이 공개 내용과 비교해 진보성을 갖춘다면, 개량 부분을 중심으로 별도 출원을 검토할 수 있습니다.
시제품을 소수 고객에게만 시험 판매한 것도 공개에 해당합니까?
비밀유지 의무가 없는 불특정 다수가 알 수 있는 상태였다면 공개로 판단될 가능성이 높습니다. 판매 대상이 소수라도 비밀유지 약정이 없었다면 공개로 보고 공지예외주장을 준비하는 것이 안전합니다.
공지예외주장을 하면 심사에서 불리하게 취급되나요?
요건을 갖춰 주장한 경우 해당 공개는 신규성과 진보성 판단에서 선행기술로 쓰이지 않으므로 그 자체로 불리해지지는 않습니다. 다만 공개 이후 제3자의 공개나 출원은 별개로 심사에 영향을 줄 수 있으므로 가능한 한 빨리 출원하는 것이 바람직합니다.